[專題產業】淺議方法專利的延伸保護

 貫標知識     |      2019-04-15 16:53

王寶筠

北京市集佳律師事務所

律師

 

那彥琳

北京大成律師事務所

律師 合伙人

 
我國《專利法》提供了方法專利延伸到產品的延伸保護。對于方法專利的延伸保護,傳統觀點認為其僅適用于制造方法。本文從"延伸"的客觀屬性、法律條文的語義解釋以及立法本意等幾個方面,分析得出傳統觀點針對方法專利延伸保護的認識具有局限性、作業方法也可同樣適用于方法專利的延伸保護的結論。
 
 

 

關鍵詞方法專利,延伸保護,制造方法,作業方法

 

我國《專利法》提供了方法專利延伸到產品的延伸保護。對于方法專利的延伸保護,傳統觀點認為其僅適用于制造方法。本文從“延伸”的客觀屬性、法律條文的語義解釋以及立法本意等幾個方面,分析得出傳統觀點針對方法專利延伸保護的認識具有局限性、作業方法也可同樣適用于方法專利的延伸保護的結論。

 

針對方法專利延伸保護的傳統理解

我國《專利法》第11條第1款規定,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得為生產經營目的使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品?!秾@ā丰槍σ勒赵搶@椒ㄖ苯荧@得的產品所提供的保護,即通常所說的“方法專利的延伸保護”。

 

對于方法專利的延伸保護,傳統觀點多認為這里所說的專利方法只能是制造方法,相應的,延伸保護的也只能是由該制造方法所制造得到的產品。

 

基于傳統觀點的認識,專利方法依照其屬性不同被劃分為三種類型,分別是制造方法、作業方法和使用方法。其中,制造方法作用于一定的物品上,其目的在于使之在結構、形狀或者物理化學特性上產生變化;作業方法則不以改變所涉及物品本身的結構、特性或者功能為目的,而是尋求產生某種非物質性效果;使用方法即用途發明,它是對某種已知物品的一種新的應用方式,其目的是產生某種預期效果,而不是改變被使用的產品本身?!?】

 

傳統觀點認為,在這三種類型的方法中,制造方法能夠作用于一定的物品上,使之在結構、形狀上發生改變,從而產生《專利法》意義上的產品;作業方法所實現的能量轉換或達到的某種非物質性的技術效果,顯然并非是《專利法》所保護的產品;使用方法則僅是產品的新的使用方式,并沒有改變產品本身。由此,傳統觀點認為,方法專利的延伸保護僅能適用于制造方法,作業方法和使用方法并不能基于方法專利的延伸保護獲得相應的產品保護?!?、3】

 

本文認為,上述傳統觀點在認識上具有局限性,作業方法同樣可以適用于方法專利的延伸保護。

 

基于“延伸”對象間的“決定”關系分析方法專利的延伸保護

從方法專利到產品專利,畢竟存在跨度。研究方法專利的延伸保護,其實就是在研究這種跨度是否可以被消除,如果結論為“是”,則可以基于專利方法提供延伸到產品的保護。

 

跨度的消除需要借助于不同對象間的關聯關系。當一個對象“甲”具有對另一個對象“乙”的決定作用時,該決定作用使得從“甲”到“乙”之間的跨度得以被消除,從而實現了從“甲”到“乙”的延伸。類似地,當專利方法能夠對專利產品起到決定作用時,這種決定作用的存在將使得從專利方法到專利產品間的跨度被消除,從而實現從專利方法到專利產品的“延伸”。

 

我國《專利法》中對于方法專利的延伸保護可以說是上述“決定”思路的具體體現。在《專利法》就方法專利的延伸保護的相關規定中,“依照專利方法直接獲得的產品”的表述體現了專利方法對專利產品的決定作用,正是基于該決定作用,《專利法》提供了由專利方法延伸到專利產品的延伸保護。

 

不難發現,傳統觀點對于方法專利延伸保護的解讀也是從方法對于產品的決定作用出發來進行的。具體的,傳統觀點將方法對于產品的決定作用落實為制造工藝對產品的決定作用,從該認識出發,其將不同的方法作為“產品”的制造手段,以分析所制造得到的產物是否屬于《專利法》所保護的產品,從而得出方法專利的延伸保護僅針對制造方法這一結論。

 

本文認為,制造工藝對于產品確有決定性作用,基于此種決定作用確實能夠得出制造方法可以延伸到其制造得到的產品以使其獲得專利保護的結論。但對產品具有決定作用的并不僅有制造工藝,產品規格同樣是產品的決定因素。在基于方法對產品是否具有決定作用的思路考慮方法專利的“延伸”時,傳統觀點僅考慮了制造工藝而沒有考慮產品規格,故而其得出的結論是具有局限性的。

 

傳統觀點的局限性其實源自對產品的傳統認識。在通信、計算機技術普及之前,產品的特性大多是以機械部件、電路來體現的,而對于這類產品而言,其產品規格對應于產品的結構、形狀。這種看得見、摸得著的結構、形狀顯然并不屬于“方法”。由此,即使產品規格屬于產品的決定因素,在產品規格并不對應方法的情況下,自然也就沒有必要在方法專利的延伸保護中考慮產品規格了。

 

但隨著技術的發展,尤其是通信、計算機技術的普及,產品的表現形態也發生了變化。很多產品的改進不再體現為看得見、摸得著的形狀、結構的改變,而是體現在其功能的改進上,此種產品的產品專利也多采用功能性限定的方式來加以限定。對于這樣的功能性產品來說,其產品規格就是其對應實現的功能。例如,一個新的通信產品,其具有接收、信號處理以及發送等功能,對于該通信產品而言,其規格并非是該外在形狀、結構,而是上述的這些功能。同時,產品所具有的功能往往是和該產品的作業方法相對應的。例如,在作業方法中描述如何利用產品接收信號、處理信號和發送信號,這些作業方法所描述的動作即是該產品所對應的功能,也即該產品的產品規格。由于產品規格對應于產品功能,而產品功能又往往對應于該產品的作業方法,因此,產品規格可以通過產品的作業方法加以體現。

 

在產品規格可以通過作業方法加以體現的情況下,當以產品的決定因素來分析從方法向產品的“延伸”時,完全有必要將產品規格作為決定因素之一加以考慮,從而得出作業方法同樣可以對產品起到決定作用,進而得出應對作業方法提供方法專利的延伸保護這一結論。

 

即使不以上述“決定”的思路來分析方法專利的延伸保護,我們僅僅對《專利法》中方法專利延伸保護的相關法律條文進行語義分析,同樣能得出上述結論。

 

基于法律條文的語義解釋對方法專利的延伸保護進行分析

如前所述,我國《專利法》第11條第1款明文規定:“對于方法專利,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得為生產經營目的使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。”在該法律規定中,從專利方法延伸到產品的保護是通過“依照該專利方法直接獲得的產品”這一表述來體現的。在分析方法專利的延伸保護時,當然有必要對該表述進行語義分析。

 

在“依照該專利方法直接獲得的產品”這一表述中,“專利方法”“產品”指的是延伸的源頭以及延伸的結果,和“延伸”這一動作本身有關的表述是“依照……獲得”。

 

在“依照……獲得”這一表述中,“獲得”的語義是“取得、得到”,該語義并未限定“取得、得到”的方式是生產制造,即不論采用何種方式,只要能夠“取得”,則都在“獲得”的范疇內。傳統觀點將“依照專利方法獲得的產品”中的“獲得”僅僅解讀為“制造得到”,實際上限縮了“獲得”的含義。事實上,通過對產品進行功能配置來得到一個具有新功能的產品也應屬于“獲得”的范疇。

 

“依照”的語義是“表示遵循某種標準行事”。由于“依照”是對如何“獲得產品”的修飾,因此,“依照”語義中的“遵循某種標準”自然也就是“獲得產品”的標準。而對于獲得產品而言,其標準包括兩方面:一是如何獲得產品,二是獲得何種產品。“如何獲得產品”關注采用何種手段完成產品加工,是產品的加工標準;“獲得何種產品”關注產品自身應具備何種形狀、結構或者功能,是產品的規格標準。對于“獲得產品”而言,加工標準和規格標準都會影響“獲得產品”的行事方式,因此都是“獲得產品”所需遵循的標準。

 

問題在于,如果基于對產品的傳統認識,產品是以結構、形狀為特征的,此種產品的規格標準當然也是相應的結構和形狀,自然不對應于“方法”。而方法專利延伸保護的延伸源頭是“方法”,在產品的規格標準并非屬于“方法”的情況下,即使該規格標準是“獲得產品”所需遵循的標準,也不能在方法專利的延伸保護中予以考慮。

 

但正如之前所分析的那樣,當前很多產品的特點體現為具有特定的功能,此種產品的規格標準即為其功能特征,而功能特征又和其作業方法相對應,此時,作為“獲得產品”所需遵循的標準之一的規格標準,就自然可以在方法專利的延伸保護中被考慮了。此時,方法專利延伸保護中“依照專利方法直接獲得的產品”完全可以解讀為:以作業方法對應的功能作為產品的規格標準,并依照該規格標準直接獲得的產品。在該解讀中,依照作業方法所得到的并非是技術效果,而是能夠實施該作業方法所對應功能的產品,該產品符合《專利法》對于產品保護的要求,應當對其提供相應的產品專利的保護。

 

理論分析可能稍顯晦澀,我們不妨通過實際場景驗證上述觀點。

 

假設一名研發人員開發了一種應用于產品上的作業方法,該研發人員所在的公司基于研發人員提出的該作業方法,生產了能夠實現該作業方法對應功能的產品。公司所生產的產品是依照研發人員提出的作業方法所得到的產品,這一結論從通常的理解來看并無問題;反之,如果否認該產品是依照研發人員提出的作業方法而得到的,則會讓人感覺不盡合理。由此,如果否認作業方法也可適用方法專利的延伸保護,則會在實際場景中產生有悖于公眾通常認識的結論。

 

基于立法本意對方法專利的延伸保護進行分析

有觀點從立法本意來分析方法專利的延伸保護,指出:就方法專利的保護方式而言,盡管我國《專利法》歷經數次修改,但始終沒有把“制造”依照專利方法直接獲得的產品的行為納入侵權范圍,這不是立法的疏失,而是由于立法本意是只將制造類方法納入延伸保護范圍,而“制造”依照專利方法直接獲得產品的行為和“使用”專利方法的行為是相同的,所以才不必寫入條文中【4】。

 

本文對此觀點有不同看法。誠然,當“依照該方法直接得到的產品”中的方法為制造方法時,制造該產品的行為實際上就是使用該制造方法的行為,《專利法》在已經將“使用方法”納入侵權行為范疇的情況下,無需針對相同行為再做規定。但這并不意味著立法本意是將“依照該方法直接得到的產品”中的“方法”僅僅限定為制造方法。對于作業方法而言,如筆者在《對方法專利侵權中“使用”的意思考量》一文中所述,《專利法》第十一條中“使用其專利方法”中的“使用”不應局限于“執行”,而也應包括將專利方法復制、應用于產品上的行為【5】。使用作業方法的行為不僅包括執行該作業方法,還包括將該作業方法通過“復制、應用”的方式在產品中予以實現。而對于依照作業方法直接得到的產品,其制造過程中必然包括將作業方法所對應的功能“復制、應用”于該產品的過程,也就是說,針對依照作業方法直接得到的產品,其制造過程中包括了將作業方法應用于該產品上,即,包括了對于作業方法的使用行為。由于該產品的制造行為中的部分行為已經能夠通過“使用專利方法”尋求到專利保護,自然也就沒有必要再對該產品的整體制造行為再進行專利保護的規定了。這一思路同樣能夠合理解釋《專利法》中為何未將“制造”依照專利方法直接得到的產品的行為納入侵權范圍。由此可以得出結論,即使基于對方法專利延伸保護的法律條文的解讀,方法專利的延伸保護也是能夠既適用于制造方法也適用于作業方法的。

 

談到基于立法本意來解讀方法專利的延伸保護,我們有必要從規定此種保護的出發點來進行分析。

 

規定方法專利延伸保護的出發點在于:其一,對于許多方法技術來說,其經濟價值很大程度上體現為依照該方法所獲得的產品;其二,如果沒有延伸保護,方法專利甚至可以被輕而易舉地合法繞開;其三,方法專利在維權時的取證難度明顯高于產品專利【6、7】。針對作業方法提供方法專利的延伸保護,恰恰是和上述三點高度契合的。

 

首先,對于作業方法而言,其經濟價值的實現往往并不在于方法的使用者執行該方法,而是相應的產品能夠實現該作業方法,從而具有功能上的先進性,進而產生經濟價值。舉例來說,一個遙控空調的作業方法,對于空調的控制步驟本身并不產生經濟價值,只有將該作業方法落實到相應的空調以及空調遙控器上,使得這些產品具有和現有產品不同的功能,才能使得這些產品具有競爭優勢、產生經濟價值。由此可見,對于作業方法而言,其經濟價值的實現同樣甚至更為依賴于依照該作業方法所獲得的產品。由此,慮及方法專利延伸保護的經濟價值,對作業方法提供延伸到產品的延伸保護是十分必要的。

 

其次,對于作業方法而言,很多情況下作業方法的執行者是普通用戶。姑且不說普通用戶是否是以生產經營為目的而使用該方法,僅就普通用戶數量眾多、分散廣泛的特點來看,以普通用戶為被告來進行專利維權是很難實現的。這造成作業方法專利實際上能夠被輕而易舉地繞開,難以發揮效力。如果能夠針對作業方法提供延伸到產品的專利保護,專利權人則能夠以具有該作業方法功能的產品作為權利載體,針對該產品的銷售商等發起侵權訴訟,從而使得作業方法專利實際發揮其應有的效力。由此,從避免方法專利被輕易繞開的角度分析,也有必要對作業方法提供延伸到產品的保護。

 

最后,作業方法和其他方法一樣,均屬于動作的實施,相比于產品專利而言在取證方面具有先天的劣勢,尤其是當作業方法由個人用戶操作時,這種難度便進一步加大。如果提供由作業方法延伸到產品的延伸保護,則可以產品為目標,通過獲取該產品具有的作業方法所對應的功能即可完成取證,無需在作業方法實施的特定時間點、特定場合來完成取證工作,降低取證難度。由此,從取證難度的角度考慮,對于作業方法提供方法專利延伸到產品的保護也是十分必要的。

 

結語

綜上所述,本文認為,對于方法專利的延伸保護所針對的方法,不應僅局限于針對制造方法。不論是依照能夠對產品起到決定作用這一“延伸”思路,還是基于對“依照”“獲得”的語義解釋,以及根據方法專利延伸保護的立法本意,均可以分析得出針對作業方法也可適用方法專利的延伸保護的結論?;趯Ξa品的傳統認識所形成的僅有制造方法可以實現方法專利的延伸保護這一傳統觀點,應該得到修正。